Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ № 300-ЭС23-27880 по делу № СИП-570/2022 (резолютивная часть объявлена 04.06.2024, полный текст изготовлен 17.06.2024) отвечает на вопрос, который важен для любой компании с длинным семейством патентных заявок. Если заявку выделили из заявки, которая сама была выделенной, по какой дате считать приоритет? Коллегия ответила: по самой первой (материнской) заявке. При этом для каждой очередной выделенной заявки должны соблюдаться условия пункта 4 статьи 1381 ГК РФ по отношению к предыдущей выделенной заявке.
Фабула дела
Патент РФ № 2643764 на группу изобретений «Способы получения и использования ингибитора SGLT2» выдан компании АстраЗенека АБ. Как указано в определении, он выдан по заявке № 2013115635, выделенной из заявки № 2008122558 с приоритетом от 20.05.2002, установленным по дате подачи первой (приоритетной) заявки.
Цепочка выглядела так: заявки № 2004137489, № 2008122558 и № 2013115635, в определении они названы заявками № 1, 2 и 3. Каждая следующая была выделена из предыдущей.
Компания КРКА подала в Роспатент возражение против выдачи патента. Она ссылалась на несоответствие группы изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость». Решением от 30.04.2022 Роспатент отказал в удовлетворении возражения и оставил патент в силе.
Позиция Роспатента
Роспатент исходил из того, что при подаче каждой выделенной заявки условия сохранения приоритета были соблюдены. На дату поступления каждой выделенной заявки соответствующая первоначальная заявка не была отозвана, не была признана отозванной, и по ней не было принято ни решение о выдаче патента, ни решение об отказе.
Поэтому ведомство установило приоритет не по дате поступления выделенной заявки № 3 (08.04.2013), а по дате приоритета заявки № 2 (20.05.2002). Заявку № 1 Роспатент не учитывал при оценке новизны: она стала общедоступной после даты приоритета спорного патента. С учетом пункта 1 статьи 4 Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-I, который Роспатент признал применимым исходя из определенной даты приоритета, ведомство сочло, что в возражении КРКА не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений условию «новизна».
Как дело прошло три инстанции
Суд по интеллектуальным правам, решение от 23.05.2023. В удовлетворении заявления КРКА отказано. Суд согласился с Роспатентом: одна и та же заявка может быть одновременно и выделенной, и первоначальной. Патентообладатель выполнил все условия, чтобы приоритет по всем заявкам цепочки определялся по дате 20.05.2002. Доводы, которых не было в возражении от 22.09.2021, суд отклонил.
Президиум СИП, постановление от 06.10.2023. Президиум отменил решение и признал решение Роспатента недействительным. Он сослался на пункт 2 статьи 1350, пункт 1 статьи 1363, пункт 3 статьи 1375, пункт 4 статьи 1381 ГК РФ и подпункт 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. По мнению президиума, приоритет по выделенным заявкам можно сохранить только до выдачи патента по той первоначальной заявке, в которой изобретение раскрыто впервые. Если в законе нет специального указания учитывать именно предшествующую заявку, учитывается первоначальная.
На дату поступления заявки № 3 по заявке № 1 патент уже был выдан. Поэтому президиум посчитал датой приоритета 08.04.2013 и обязал Роспатент заново рассмотреть возражение КРКА.
Верховный Суд РФ. Кассационные жалобы подали АстраЗенека АБ и Роспатент. Определением судьи ВС РФ от 26.04.2024 их передали в коллегию. Итог: постановление президиума СИП от 06.10.2023 отменено, решение СИП от 23.05.2023 оставлено в силе. Тем самым в силе остался вывод о приоритете от 20.05.2002.
Что сказал Верховный Суд
Коллегия прямо указала, что спор возник из-за разного толкования пункта 4 статьи 1381 ГК РФ в части даты приоритета по заявке, выделенной из ранее выделенной заявки.
Текст нормы на официальном портале правовой информации:
«4. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.»
Ключевые выводы коллегии:
- пункт 4 статьи 1381 ГК РФ не содержит иных условий для сохранения приоритета по самой первой (материнской) заявке, если выделенная заявка подана на основании более ранней выделенной заявки;
- выделенные заявки связаны между собой единой заявкой, поэтому всегда имеют одинаковую дату приоритета, а общий срок действия патента по любой выделенной заявке исчисляется от даты подачи первоначальной (материнской) заявки;
- при ином толковании подача последующих заявок стала бы практически невозможна: самая первая заявка препятствовала бы выдаче патентов по следующим выделенным заявкам из-за отсутствия новизны;
- единственное условие — сохранение единого приоритета для всех выделенных заявок и соблюдение сроков выделения каждой очередной заявки по отношению к предыдущей выделенной заявке, а не к самой первой, по которой уже может быть выдан патент на часть изобретений из первоначальной группы.
Выводы суда первой инстанции и Роспатента о сохранении единого приоритета коллегия признала обоснованными и не противоречащими закону. Оснований отменять решение СИП у президиума, по оценке ВС РФ, не было.
Мое мнение: что это значит для заявителей
Дальше мое мнение как практика, а не пересказ определения.
Каждое звено цепочки нужно проверять по отношению к своему «родителю». Из определения следует, что сроки выделения оцениваются по отношению к предыдущей выделенной заявке. Значит, в досье по каждой выделенной заявке я бы фиксировал дату ее подачи и статус непосредственно предшествующей заявки на эту дату: не отозвана, не признана отозванной, нет решения о выдаче патента или возможность возражения на отказ еще не исчерпана.
Патент по первой заявке сам по себе не обрывает цепочку. Именно этот довод принял президиум СИП, и именно его не поддержал Верховный Суд. Тем, кто оспаривает патенты конкурентов, я бы не советовал строить возражение только на нем.
Исход спора о новизне зависел от даты. В этом деле вопрос приоритета решил исход спора о новизне: от даты зависело, какие публикации вообще можно противопоставить патенту. Поэтому в споре о патенте из семейства заявок я начинаю анализ с проверки даты приоритета и только потом перехожу к анализу уровня техники.
Позицию по приоритету стоит закладывать в общую стратегию. Когда решение развивается в несколько направлений и под каждое готовится отдельная заявка, вопрос выделения лучше решать как часть общей патентной стратегии, а не постфактум. Когда в проекте участвуют R&D, патентные поверенные и юристы, расхождения в учете дат и статусов заявок, на мой взгляд, создают лишние риски.
Чего определение не решает. В этом деле суд первой инстанции не оценивал выводы Роспатента о промышленной применимости и о полноте раскрытия: КРКА их не оспаривала. Доводы КРКА, которых не было в возражении от 22.09.2021, суд первой инстанции отклонил. Поэтому я не стал бы делать из определения выводы о том, как суд оценил бы эти основания.
Что сделать сейчас
- Составить схему семейства заявок: какая заявка из какой выделена, даты подачи и заявленная дата приоритета.
- Для каждой выделенной заявки проверить статус предыдущей заявки на дату выделения по условиям пункта 4 статьи 1381 ГК РФ.
- Если по первой заявке уже выдан патент, не считать это автоматической потерей приоритета для дальнейших выделенных заявок и сверить позицию с определением № 300-ЭС23-27880.
- В возражении против чужого патента заявлять все ключевые доводы сразу: в этом деле суд первой инстанции отклонил доводы, которых не было в возражении от 22.09.2021.
- В споре о новизне начинать с проверки даты приоритета: от нее зависит, какие источники можно противопоставить.
Источники
- Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17.06.2024 № 300-ЭС23-27880 по делу № СИП-570/2022 (резолютивная часть объявлена 04.06.2024). Вступило в законную силу со дня принятия. URL: https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/2375872
- Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ, пункт 4 статьи 1381, официальный интернет-портал правовой информации. Часть четвертая введена в действие с 01.01.2008. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110716
Автор: Горбачев Юрий Александрович, генеральный директор ООО «ЛИРЕЙТ».
